Liberté d’expression : le droit d’utiliser un nom de marque dans un avis négatif

Dans un jugement du 18 février 2020, le Tribunal judiciaire de Lyon a considéré qu’interdire l’usage d’une marque dans un avis négatif reviendrait à permettre à son propriétaire « de se fonder sur le droit des marques pour empêcher toute critique à son encontre« .

Dans cette affaire, une société demandait la condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale de l’éditeur d’un site sur lequel étaient publiés des avis négatifs citant sa marque. Le défendeur a utilement cité les textes protecteurs de la liberté d’expression.

En ce qui concerne la contrefaçon, le tribunal a considéré qu’aucune confusion ne résultait de l’usage de la marque du demandeur, cet usage étant par ailleurs  « nécessaire pour évoquer la plate-forme sur laquelle sont vendus les produits de la société demanderesse« . Aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque n’étant non plus démontrée, le tribunal a conclu qu’aucune atteinte à la marque du demandeur ne pouvait être retenue.

Le tribunal a également jugé que le caractère excessif des propos tenus n’était pas établi, et qu’en conséquence, le dénigrement n’était pas caractérisé. En effet, la qualification de dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil nécessite « la divulgation…d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé…, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure » (Cass. com. 9 janv. 2019, n°17-18350).

Le demandeur doit ainsi démontrer l’absence de bases factuelles et le manque de mesure dans les propos tenus pour prouver le dénigrement. En l’espèce, le titulaire de la marque a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la défenderesse 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision est toutefois susceptible d’appel.

Le Cabinet met à votre service son expertise en matière d’actions en contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme ou dénigrement, en défense comme en demande.

Affaire McDonald’s c/ Supermac’s : déchéance de la marque BIG MAC

Le titulaire d’une marque risque, au bout de cinq ans après le dépôt, la déchéance de ses marques insuffisamment exploitées. A cet égard, une décision édifiante a été rendue par la division d’annulation de l’EUIPO (décision n°14788C du 11 janvier 2019) dans une affaire Supermac’s c/McDonald’s. Lors d’une action en déchéance pour défaut d’usage, c’est en effet au défendeur (au titulaire de la marque) de prouver l’usage sérieux du signe contesté.

Dans cette affaire, l’EUIPO a considéré que les preuves d’usage de la marque Big Mac fournies par McDonald’s étaient insuffisantes pour prouver l’exploitation sérieuse de la marque pour les produits et services déposés en classes 29, 30 et 42. L’office européen estime que les affidavits ou attestations émanant de la société déposante elle-même auraient dus être corroborés par des preuves indépendantes. En ce qui concerne les publications de la société portant sur les produits concernés, encore fallait-il qu’elle puisse prouver qu’elles avaient effectivement touché un certain public (preuve de la fréquentation du site internet et des pages concernées, etc.).

En conclusion, l’office européen considère que McDonald’s n’apporte aucune preuve de la commercialisation des produits et services enregistrés sous la marque litigieuse. En conséquence, l’office prononce l’annulation de la marque pour l’ensemble des produits et services visés par le dépôt. McDonald’s a toutefois formé appel de cette décision. L’appel ayant un effet suspensif, McDonald’s ne pâtit pas encore des effets de cette solution.

Le Cabinet recommande fortement aux titulaires de marque de constituer un dossier d’exploitation solide, sans attendre un éventuel contentieux. En effet, il sera plus difficile de constituer des preuves d’usage des années plus tard, d’autant plus que celles-ci doivent être particulièrement précises et circonstanciées. Par ailleurs, il est également recommandé de faire appel à un conseil au stade de la rédaction du libellé des produits et services, afin que celui-ci reflète le plus étroitement possible l’exploitation réelle des produits et services couverts par la marque.

Le Cabinet vous accompagne dans les différentes étapes de votre dépôt de marque, en amont, au stade de la recherche d’antériorité et de la rédaction du libellé des produits et services, ainsi qu’en aval, dans la défense de votre marque devant les offices ou les juridictions.

Dépôt de marque : un monopole et des devoirs

Si le dépôt d’une marque confère à son titulaire un monopole d’exploitation pour les produits et services désignés, il entraine également des responsabilités.

En premier lieu, le déposant devra peut-être faire face à des oppositions : ces dernières seront formulées par les titulaires de marques antérieures couvrant des produits et services identiques ou similaires, tout particulièrement si aucune recherche d’antériorité n’a été faite et que le dépôt n’a pas été adapté au vu des antériorités détectées.

Ensuite, le déposant, même après la période d’opposition devant l’office de dépôt, devra faire face à des éventuels recours de tiers, menés cette fois-ci devant les juridictions. Il devra veiller à protéger sa marque du risque de dégénérescence, qui menace notamment les signes qui deviennent d’usage courant. A cet égard, il lui appartient de mettre en place des mesures de surveillance.

Le déposant encourt également, au bout de cinq ans, la déchéance de ses marques insuffisamment exploitées. Une décision édifiante a été rendue sur ce sujet par la division d’annulation de l’EUIPO (décision n°14788C du 11 janvier 2019) dans une affaire Supermac’s c/McDonald’s. Lors d’une action en déchéance pour défaut d’usage, c’est en effet au défendeur (au titulaire de la marque) de prouver l’usage sérieux du signe contesté. Le Cabinet recommande fortement aux titulaires de marque de constituer un dossier d’exploitation solide, sans attendre un éventuel contentieux.

Le Cabinet vous accompagne dans les différentes étapes de votre dépôt de marque, en amont, au stade de la recherche d’antériorité et de la rédaction du libellé des produits et services, ainsi qu’en aval, dans la défense de votre marque devant les juridictions.

Contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme : pas de condamnation sans démonstration circonstanciée

Le 16 janvier 2020, le Cabinet a obtenu avec succès, devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Marseille, le rejet des demandes d’une société qui souhaitait faire condamner l’activité d’un concurrent dont elle estimait que le nom commercial constituait une contrefaçon de sa marque déposée.

Or, le tribunal a jugé que cette société échouait à démontrer :

  • Pour la contrefaçon, le risque de confusion entre les signes comparés;
  • Pour la concurrence déloyale, la démonstration d’actes serviles d’imitation ou de reproduction de sa marque ;
  • Pour le parasitisme, l’existence d’actes de captation indue de ses efforts et investissements.

En conséquence, le Tribunal judiciaire de Marseille a non seulement rejeté l’ensemble de ses demandes au nom du principe général de libre concurrence, mais l’a également condamnée à régler les dépens ainsi qu’à verser 3000 euros à la défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Si vous êtes également accusé d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale et de parasitisme, ou qu’à l’inverse, vous souhaitez assigner un concurrent indélicat, prenez-rendez vous pour évaluer vos chances de succès :

Extrait du jugement :