Affaire McDonald’s c/ Supermac’s : déchéance de la marque BIG MAC

Le titulaire d’une marque risque, au bout de cinq ans après le dépôt, la déchéance de ses marques insuffisamment exploitées. A cet égard, une décision édifiante a été rendue par la division d’annulation de l’EUIPO (décision n°14788C du 11 janvier 2019) dans une affaire Supermac’s c/McDonald’s. Lors d’une action en déchéance pour défaut d’usage, c’est en effet au défendeur (au titulaire de la marque) de prouver l’usage sérieux du signe contesté.

Dans cette affaire, l’EUIPO a considéré que les preuves d’usage de la marque Big Mac fournies par McDonald’s étaient insuffisantes pour prouver l’exploitation sérieuse de la marque pour les produits et services déposés en classes 29, 30 et 42. L’office européen estime que les affidavits ou attestations émanant de la société déposante elle-même auraient dus être corroborés par des preuves indépendantes. En ce qui concerne les publications de la société portant sur les produits concernés, encore fallait-il qu’elle puisse prouver qu’elles avaient effectivement touché un certain public (preuve de la fréquentation du site internet et des pages concernées, etc.).

En conclusion, l’office européen considère que McDonald’s n’apporte aucune preuve de la commercialisation des produits et services enregistrés sous la marque litigieuse. En conséquence, l’office prononce l’annulation de la marque pour l’ensemble des produits et services visés par le dépôt. McDonald’s a toutefois formé appel de cette décision. L’appel ayant un effet suspensif, McDonald’s ne pâtit pas encore des effets de cette solution.

Le Cabinet recommande fortement aux titulaires de marque de constituer un dossier d’exploitation solide, sans attendre un éventuel contentieux. En effet, il sera plus difficile de constituer des preuves d’usage des années plus tard, d’autant plus que celles-ci doivent être particulièrement précises et circonstanciées. Par ailleurs, il est également recommandé de faire appel à un conseil au stade de la rédaction du libellé des produits et services, afin que celui-ci reflète le plus étroitement possible l’exploitation réelle des produits et services couverts par la marque.

Le Cabinet vous accompagne dans les différentes étapes de votre dépôt de marque, en amont, au stade de la recherche d’antériorité et de la rédaction du libellé des produits et services, ainsi qu’en aval, dans la défense de votre marque devant les offices ou les juridictions.